裁判要旨

商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）關(guān)于準(zhǔn)予商標(biāo)注冊的決定對于商標(biāo)權(quán)利人在內(nèi)的社會公眾均具有一定的公信力，相關(guān)權(quán)利人就此實(shí)施的相關(guān)商標(biāo)使用、許可、轉(zhuǎn)讓等行為應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。因此，兩件注冊商標(biāo)沖突案件中，在后注冊商標(biāo)被撤銷或無效的決定對于之前的使用行為原則上沒有溯及力，但在后注冊商標(biāo)權(quán)利人申請注冊時存在惡意的，在先商標(biāo)權(quán)利人可以主張相關(guān)使用行為構(gòu)成侵權(quán)。行政授權(quán)確權(quán)案件與民事侵權(quán)訴訟中對混淆可能性的認(rèn)定存在區(qū)別。前者應(yīng)當(dāng)考慮系爭商標(biāo)核定使用的所有商品類別，只要在任一商品上存在混淆可能性，系爭商標(biāo)便不應(yīng)準(zhǔn)予注冊；后者則僅考慮被訴標(biāo)識實(shí)際使用的商品類別。

案情回顧

原告濟(jì)民公司于1998年在第5類化學(xué)醫(yī)藥制劑商品上獲準(zhǔn)注冊“悉能”商標(biāo)，專用權(quán)有效期至2018年9月27日。被告億華公司于2004年在第5類醫(yī)藥制劑商品上申請注冊“希能”商標(biāo)。2010年，商標(biāo)局決定對被告商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊，商評委于2011年決定被告商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院分別判決維持商評委決定。2015年，最高人民法院再審撤銷商評委決定，要求商評委重新作出決定。2015年10月，商評委重新作出被告商標(biāo)不予注冊的決定。2011年至2016年期間，原告在國內(nèi)多省多家藥店購買外包裝標(biāo)注有被訴標(biāo)識的頭孢丙烯干混懸劑，生產(chǎn)者均注明為被告，遂針對其商標(biāo)使用行為提起訴訟。

原告認(rèn)為，被告在未獲得核準(zhǔn)注冊的情況下將被訴標(biāo)識使用在涉案藥品上，產(chǎn)量巨大，銷售范圍遍及全國各地，對原告造成的損害后果十分嚴(yán)重。被告辯稱，被訴標(biāo)識系其依法申請并經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，與權(quán)利商標(biāo)間的爭議屬注冊商標(biāo)間的糾紛?；谏虡?biāo)注冊制度的公示、公信原則及法不溯及既往的裁判規(guī)則，億華公司是在享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的前提下，合法、正當(dāng)?shù)厥褂帽辉V標(biāo)識。

一審法院認(rèn)為，鑒于最高人民法院的再審判決撤銷了商評委作出準(zhǔn)予被訴標(biāo)識核準(zhǔn)注冊的復(fù)審決定，故被訴標(biāo)識應(yīng)視為自始不具有注冊商標(biāo)專用權(quán)。億華公司在涉案藥品上使用被訴標(biāo)識，已構(gòu)成對濟(jì)民公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。故判令被告停止侵權(quán)、消除影響并賠償包括合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失550萬元。被告不服提起上訴。二審法院認(rèn)為，注冊商標(biāo)被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標(biāo)權(quán)利人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標(biāo)注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。被告主觀上存在惡意，客觀上易導(dǎo)致混淆，構(gòu)成對權(quán)利商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。故判決駁回上訴，維持原判。

案件評析

此案系典型的商標(biāo)行政、民事交叉案件，被告的“悉能”商標(biāo)最終被最高人民法院再審判決撤銷，由此產(chǎn)生的問題是原告能否主張被告于商標(biāo)撤銷前的使用行為構(gòu)成侵權(quán)，商標(biāo)民事侵權(quán)訴訟與行政授權(quán)確權(quán)訴訟中關(guān)于混淆誤認(rèn)的判斷是否存在區(qū)別。

注冊商標(biāo)被撤銷后對之前使用行為是否具有溯及力？商標(biāo)法第四十七條第二款規(guī)定并未明確宣告注冊商標(biāo)無效的決定或裁定，對宣告無效前商標(biāo)注冊人自身使用商標(biāo)的行為是否具有溯及力。筆者認(rèn)為，商標(biāo)局或商評委關(guān)于準(zhǔn)予商標(biāo)注冊的決定對于商標(biāo)權(quán)利人在內(nèi)的社會公眾均具有一定的公信力，因信賴商標(biāo)注冊部門的決定而實(shí)施的相關(guān)商標(biāo)使用、許可、轉(zhuǎn)讓等行為應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)，不能因?yàn)樽陨虡?biāo)之后被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉(zhuǎn)變?yōu)榍謾?quán)行為，否則基于注冊商標(biāo)而進(jìn)行的各種市場活動將缺乏穩(wěn)定性和可預(yù)期性。但是，商標(biāo)法第七條規(guī)定，申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。如果商標(biāo)注冊人在申請、使用注冊商標(biāo)時，主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標(biāo)侵害他人在先權(quán)利，那么上文提及的商標(biāo)注冊人值得保護(hù)的信賴?yán)姹悴粡?fù)存在。不論注冊商標(biāo)是否被撤銷或者宣告無效，在先的權(quán)利人均可以主張?jiān)诤蟮纳虡?biāo)使用行為構(gòu)成侵權(quán)，請求賠償。

被告的注冊商標(biāo)被撤銷前的使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)，取決于兩方面判斷，一是被告主觀上是否存在惡意；二是被告使用被訴標(biāo)識的行為是否容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)。如何區(qū)分判斷行政、民事交叉案件中的混淆誤認(rèn)？筆者認(rèn)為，行政授權(quán)確權(quán)案件應(yīng)當(dāng)考慮系爭商標(biāo)核定使用的所有商品類別，只要在任一商品上存在混淆可能性，系爭商標(biāo)便不應(yīng)準(zhǔn)予注冊；民事侵權(quán)訴訟則僅考慮被訴標(biāo)識實(shí)際使用的商品類別。因此，存在行政訴訟中認(rèn)定存在混淆誤認(rèn)，但民事侵權(quán)訴訟中存在認(rèn)定實(shí)際使用的商品不會與原告混淆誤認(rèn)的可能性。本案中，被告的商標(biāo)核定使用的商品包括醫(yī)藥制劑、針劑等，但實(shí)際使用的商品為“頭孢丙烯干混懸劑”，故本案不宜根據(jù)最高人民法院的再審判決直接認(rèn)定存在混淆誤認(rèn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用的情況判斷被告的使用行為是否容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)?？紤]到被訴標(biāo)識與權(quán)利商標(biāo)所使用的商品屬于相同商品，被訴標(biāo)識與權(quán)利商標(biāo)的發(fā)音相同，運(yùn)用文字的方式和風(fēng)格非常接近，而且涉及的商品與人們的生命健康息息相關(guān)，在認(rèn)定是否容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)時應(yīng)當(dāng)施加較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合被告存在主觀惡意，最終認(rèn)定被告實(shí)際使用被訴標(biāo)識的行為容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)，其行為構(gòu)成侵權(quán)。