一、問題的提出

自2009年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于 審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》[1]（下稱《馳名商標(biāo)司法解釋》）第 十一條規(guī)定： 

被告使用的注冊(cè)商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請(qǐng)求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)，但被告的注冊(cè)商標(biāo)有下列情形之一的，人民法院對(duì)原告的請(qǐng)求不予支持：

（一）已經(jīng)超過商標(biāo)法第四十一條第二款規(guī)定[2] 的請(qǐng)求撤銷期限的； 

（二）被告提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，原告的商標(biāo)并不 馳名的。

實(shí)踐中，有這樣一個(gè)案例：A公司的奶粉商標(biāo)X 在B公司2002年1月申請(qǐng)注冊(cè)同樣的X商標(biāo)（用于飲 料、水）前，就已經(jīng)在中國(guó)具有極高的知名度。B公 司的X商標(biāo)在2003年8月獲準(zhǔn)注冊(cè)。雖然B公司的X商標(biāo)已經(jīng)注冊(cè)超過5年，但是A公司以B公司2002年申請(qǐng)注冊(cè)X商標(biāo)具有搭便車的惡意為由，于2017年主張依據(jù)上述《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條的規(guī)定，請(qǐng)求法院禁止B公司在飲料和水上使用該X注冊(cè)商標(biāo)。那么，A公司的請(qǐng)求是否可以得到法院的支持呢？如何理解上述司法解釋第十一條規(guī)定？本文分析如下。

二、《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條對(duì)已有規(guī)則的突破

根據(jù)最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)人在答記者 問中的解釋，出臺(tái)這個(gè)規(guī)定的背景是：對(duì)于兩個(gè)注冊(cè) 商標(biāo)之間的沖突，2008年3月實(shí)施的《最高人民法院 關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事 糾紛案件若干問題的規(guī)定》曾規(guī)定，原告以他人使 用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同 或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴 訟法第一百一十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告 向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。[3]——如果按照這個(gè) 解釋的精神，即便一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)涉嫌侵犯在先的馳 名商標(biāo)的權(quán)利，但是在該注冊(cè)商標(biāo)被商標(biāo)行政主管 機(jī)關(guān)撤銷前，原則上法院也是無法判令商標(biāo)權(quán)人停 止對(duì)該商標(biāo)的使用的。這樣的話，對(duì)于構(gòu)成侵犯他 人在先馳名商標(biāo)權(quán)利的是一個(gè)在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的情況下，馳名商標(biāo)所有人就無法依據(jù)《商標(biāo)法》 第十三條對(duì)馳名商標(biāo)保護(hù)的規(guī)定，及時(shí)有效地保護(hù) 其權(quán)利，而只能通過行政程序先撤銷或無效該注冊(cè) 商標(biāo)后，才可以通過侵權(quán)之訴禁止該注冊(cè)商標(biāo)的使 用。為此，這個(gè)司法解釋突破了以前的規(guī)則，給予 馳名商標(biāo)所有人直接禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用的民事 救濟(jì)。

筆者以為：這個(gè)規(guī)定對(duì)于馳名商標(biāo)權(quán)利人的 好處無非是無須通過先行政撤銷程序后民事司法程 序的救濟(jì)路徑來制止在后注冊(cè)商標(biāo)的搶注和使用行 為；這個(gè)規(guī)定對(duì)于法院的意義在于在一個(gè)注冊(cè)商標(biāo) 尚未被撤銷的情況下，就可以直接判其侵犯馳名商 標(biāo)的權(quán)利并禁止其使用。這其實(shí)是一個(gè)對(duì)注冊(cè)商標(biāo) 保護(hù)的例外規(guī)定。

三、《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條“例外” 的適用條件

出于謹(jǐn)慎起見，上述司法解釋對(duì)適用這個(gè)例 外規(guī)定進(jìn)行了兩個(gè)方面的限制，即規(guī)定了兩個(gè)適 用前提： 

（1）在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，原告的未注冊(cè) 商標(biāo)必須已經(jīng)馳名——這應(yīng)該要由原告舉證“已經(jīng) 馳名”。 

（2）尚未超出2001年《商標(biāo)法》第四十一條 第二款（現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條第一款）規(guī)定[4]的 請(qǐng)求撤銷該注冊(cè)商標(biāo)的期限——這應(yīng)該由被告舉證 “已經(jīng)超出”。 

對(duì)于第一個(gè)前提，是好理解的，因?yàn)樵诒桓嫣?出商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，原告的商標(biāo)尚未馳名，就不 能獲得禁止被告在后注冊(cè)商標(biāo)使用的特殊保護(hù)。

就第二個(gè)前提而言，筆者猜測(cè)該司法解釋的本 意似乎是：如果已經(jīng)超出“請(qǐng)求撤銷該注冊(cè)商標(biāo)的 期限”，那么，該注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)無法從程序上予以 撤銷，這時(shí)，法院就不能再直接判該注冊(cè)商標(biāo)侵犯 馳名商標(biāo)的權(quán)利而禁止其使用——但是，就這個(gè)規(guī) 定而言，仍有問題需要回答：

就這個(gè)規(guī)定而言，仍有問題需要回答：第一， 關(guān)于“已經(jīng)超出”請(qǐng)求撤銷該注冊(cè)商標(biāo)的期限，這 個(gè)“已經(jīng)超出”是指哪一個(gè)行為發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)超 出這個(gè)期限？恐怕較為符合該司法解釋本意的應(yīng)該是 馳名商標(biāo)權(quán)利人提起侵權(quán)之訴時(shí)已經(jīng)超出該撤銷期限 （超出在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年）[5]，也就是說， 該司法解釋給予馳名商標(biāo)權(quán)利人這個(gè)特殊的民事救 濟(jì)，但原則上還是要求馳名商標(biāo)權(quán)利人在起訴時(shí)是 仍然有提起行政程序撤銷該注冊(cè)商標(biāo)的機(jī)會(huì)的—— 只不過現(xiàn)在他不需要通過行政救濟(jì)程序而可以直接 通過民事司法程序來實(shí)現(xiàn)救濟(jì)。但如果他連這樣的 機(jī)會(huì)或行政程序權(quán)利都喪失了，法院也就不應(yīng)該再 通過民事司法程序來提供保護(hù)——否則，兩個(gè)救濟(jì) 程序必然產(chǎn)生實(shí)質(zhì)上的沖突。

第二，緊接著的問題是：即便馳名商標(biāo)權(quán)利人 提起侵權(quán)之訴的時(shí)候已經(jīng)超出這個(gè)期限，但在商標(biāo) 注冊(cè)人搶注的是該馳名商標(biāo)的情況下，按照2001 年《商標(biāo)法》第四十一條第二款（現(xiàn)行商標(biāo)法第 四十五條第一款）規(guī)定，如果能證明注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人 的申請(qǐng)注冊(cè)是具有“惡意”（而事實(shí)往往就是如 此）的話，是否可以不受這個(gè)期限的限制？這時(shí)， 法院是機(jī)械地適用該司法解釋第十一條第（一）項(xiàng) 例外的字面意思，以馳名商標(biāo)權(quán)利人提起侵權(quán)之訴 的時(shí)候已經(jīng)超出這個(gè)撤銷期限為由，不判令被告侵 權(quán)也不禁止被告使用該商標(biāo)，還是考慮到被告的注 冊(cè)具有惡意，而不受注冊(cè)商標(biāo)撤銷期限限制——實(shí) 際上原告仍然可以通過行政程序撤銷該注冊(cè)商標(biāo)， 所以仍然判令被告侵權(quán)并禁止被告使用該商標(biāo)呢？筆者以為，后一種做法更為合理，法院完全可以在 這個(gè)民事侵權(quán)程序中一并審理被告的注冊(cè)行為是否 具有惡意，然后做出相應(yīng)的判決。這樣，也更合乎 該司法解釋保護(hù)馳名商標(biāo)的本意和精神。

如果筆者的理解和解釋沒有問題的話，那么， 以“已經(jīng)超過2001年商標(biāo)法第四十一條第二款（現(xiàn) 行商標(biāo)法第四十五條第一款）規(guī)定的請(qǐng)求撤銷期限 的”為理由來限制最高院關(guān)于馳名商標(biāo)司法解釋第 十一條的適用，并沒有太大的實(shí)際價(jià)值。因?yàn)樵谠嬉呀?jīng)能夠證明自己的商標(biāo)在被告的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè) 前已經(jīng)是馳名商標(biāo)的情況下，被告的注冊(cè)具有惡意 往往也是不言而喻的。

注 釋

[1] 《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民 事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-62。2009年4月22日由最高人民法院審判委員會(huì)第1467次會(huì)議通過，自2009年5月1日起施行。

[2] 根據(jù)2001年商標(biāo)法第四十一條第2款（現(xiàn)行《商標(biāo) 法》第四十五條第1款）的規(guī)定，“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，不受5年的限制”。 

[3] 就公布《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》最高 人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)人答記者問。2009-04-27?|? 來源：人民法院報(bào)，http://www.chinacourt.org/article/ detail/2009/04/id/355466.shtml。

[4] 根據(jù)2001年《商標(biāo)法》第四十一條第2款的規(guī)定，“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，不受5年的限制”。 

[5] 關(guān)于這一條，有的法院在判決中提出了這樣的解釋：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定，原告請(qǐng)求被告停止使用注冊(cè)商標(biāo)，除非在這些商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年內(nèi)原告提出了撤銷申請(qǐng)，否則原告應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。參見：廣東省廣州市中級(jí)人民法院民事判決書(2011)穗中法民三初字第760號(hào)。

作者單位：同濟(jì)大學(xué)法學(xué)院